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我国现有技术抗辩及现有设计抗辩适用现状研究
我国现有技术抗辩及现有设计抗辩适用现状研究
要点提示
一、何为现有技术/设计抗辩
二、现有技术抗辩的必要性及意义
三、现有技术抗辩的使用
四、典型案例分析
一、何为现有技术/设计抗辩（以下统称“现有技术抗辩”）
（一）基本概念
所谓现有技术抗辩就是我国专利法对专利保护范围的一个界定标准所衍生的专利侵权抗辩理由。我国《专利法》所保护的专利应当为具备新颖性、创造性的发明、实用新型专利及不属于现有设计的外观设计专利。对于不属于我国专利法保护范围内的现有技术和现有设计，被诉侵权人有权依现有技术抗辩原则否定权利人的指控；若涉案专利被认定为现有技术，将排除专利使用者的侵权责任认定。
（二）法律依据
在我国《专利法》第三次修改之前，关于现有技术抗辩是否适用于相同侵权、抵触申请是否可以用于现有技术抗辩、现有技术抗辩与等同原则的关系上存在各种争议。但随着我国《专利法》第三次修正案于2008年12月27日被通过，并于2009年10月1日生效，上述争议基本上归于统一。新《专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”这构成了我国现有技术抗辩及现有设计抗辩的直接法律依据。同时《专利法》在第二十二条、第二十三条中对现有技术、现有设计进行了定义，即指申请日以前在国内外为公众所知的技术及设计。
二、现有技术抗辩的必要性及意义
当前现有技术抗辩的意义主要有四：
（一）使专利侵权诉讼中的被告免于承担侵权责任
（二）减少专利侵权诉讼中的被告因被诉产生的经济损失
（三）阻止专利权人从现有技术中获得不当利益
（四）减少专利侵权诉讼环节,节约诉讼成本和提高审判效率
当前法律实践中，在当事人被起诉专利侵权的案件中，大部分的被告都会选择通过专利无效宣告的手段以请求法院中止侵权之诉的审理。但大部分专利无效宣告需要较长的时间，而且对于发明专利，由于其经过了实质审查，专利权效力相对稳定，法院有可能不会中止审理，这就可能会出现在无效决定还没有出来之前，法院已经判定了侵权成立并赔偿损失，并且将判决进行了执行，那么在这种情况下即使专利后来被无效掉，已执行的判决一般也无法改变，这对被控侵权的当事人非常不利。
在新《专利法》生效前，我国大部分专利侵权纠纷都是一场马拉松式的诉讼，专利使用者在被诉侵权的情况下为避免承担侵权责任，通常会向专利复审委员会提起该专利的无效宣告，但在专利无效宣告程序进行的周期内，会严重影响被诉当事人的正常生产经营活动，纵使最后胜诉也伤痕累累，得不偿失。甚至不乏有人故意将现有技术申请为专利，在极为幸运的情况下获取了专利权，随后以此权利起诉直接竞争对手，以此获取不正当利益。但现有技术抗辩之一制度的使用不仅提供了一条新的救济途径，更重要的是可以大幅降低当事人的诉累，以保障其正常的生产经营活动，减少以现有技术专利权谋取不法利益的行为，维护健康的市场经济秩序。
三、现有技术抗辩的使用
（一）实践比对方式
1.比对前提：应当先将涉案的专利与被诉方使用的技术/设计方案进行对比，当其构成侵权的情况下才有必要启动现有技术抗辩对比。
2.比对对象：
①现有技术抗辩：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”和“一项现有技术方案中的相应技术特征”
②现有设计抗辩：“被诉侵权设计”和“一个现有设计”
3.比对标准：涉案专利落入专利权保护范围的技术特征/外观设计与现有技术构成/外观设计相同或等同。
4.排除情形：
①在先申请在后公开的专利申请：在涉案专利申请日前向国家知识产权局提出申请，且在涉案专利申请日之后公布的中国发明或实用新型专利或专利申请。因该专利/专利申请在涉案专利申请日时尚未公开，不构成涉案专利的现有技术，因此，在专利侵权纠纷处理中，不得援引进行现有技术抗辩。
②享受新颖性宽限期的技术：符合我国《专利法》第二十四条规定的情形的专利技术，其虽然在涉案专利申请日之前为公众所得知，但并不影响随后提出的专利申请的新颖性，同样，在专利侵权纠纷处理中，也不能依据这样的技术对以该享有宽限期的专利为基础提出的专利侵权进行现有技术抗辩。
③保密技术：在涉案专利申请日之前就已经存在的保密技术不能适用于现有技术抗辩。但若负有保密义务的人违反约定，导致保密技术公开，则构成现有技术。
（二）裁判依据
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》
第137条 现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。
第139条 现有设计抗辩，是指被诉侵权外观与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权外观构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利。
四、典型案例分析
裁判要点总结：
1.现有技术比对依据：应以涉案专利技术权利要求书所载明的内容为准。
2.现有技术组成部分区分：对专利技术中对专利创造性、新颖性不能产生贡献的部分排除在现有技术对比范围外。
3.现有技术公开的标准：应当以“可由不特定的多数人可以获取”为标准对技术方案是否公开进行判断。可参考的标准包括公开渠道是否具有限制性、公开方式是否具有商业性等。
4.不得以组合技术提起现有技术抗辩：在专利权无效宣告程序中,无效请求人可以将几项现有技术组合起来请求宣告专利权不具备创造性,但在专利侵权案件中,被诉侵权人不能以几项现有技术方案进行组合来进行现有技术抗辩。
（一）谭熙宁与镇江新区恒达硅胶有限公司侵害专利权纠纷、侵害实用新型专利权纠纷案（(2017)最高法民申3712号）
焦点问题：
1. 原判决认定事实的主要证据是否是伪造的；2. 原判决认定事实的主要证据是否未经质证；3. 二审法院是否违反法律规定剥夺谭熙宁的辩论权利。
法院论述：
对实用新型专利非形状构造类技术特征的判断
谭熙宁称本实用新型专利是将聚四氟乙烯与橡胶通过热压的方法有机地结合在一起，而管法兰国家标准采用冷加工方法，未公开“热压”这一技术特征，因而被诉侵权产品的现有技术抗辩不能成立。对此，本院认为，根据《中华人民共和国专利法》第二条第三款的规定，实用新型是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。据此可知，实用新型专利的保护对象是由形状、构造及其结合所构成的技术方案。实用新型专利权利要求中非形状构造类技术特征对于该实用新型专利权利要求的新颖性和创造性不能产生贡献。因此，审查针对该具有非形状构造类技术特征的实用新型专利权利要求所提出的现有技术抗辩时，原则上不考虑该现有技术是否公开了该非形状构造类技术特征。相反，如果考虑该非形状构造类技术特征，则会将已经全部公开了有关形状构造类技术特征的现有技术囊括在该具有非形状构造类技术特征的实用新型专利权利要求的保护范围之内，导致该实用新型专利权利要求的保护范围与其技术贡献不相适应。本案中，尽管本实用新型专利在其权利要求1中用“热压”限制聚四氟乙烯包裹层，但“热压”既不属于形状范畴，也不属于构造范畴，故不属于本实用新型专利的保护范围，因而管法兰国家标准未公开“热压”这一非形状构造类技术特征，不影响恒达公司根据该标准主张现有技术抗辩。
（二）胡崇亮与国家知识产权局专利复审委员会专利行政诉讼一案（（2016）京73行初2954号）
焦点问题：
涉案图片是否构成本专利的现有设计。
法院论述：
公开渠道限制
本案中，涉案图片位于涉案QQ空间的相册中，判断该图片是否构成现有设计，关键在于其在本专利申请日之前，是否已通过涉案QQ空间为公众所知。由于QQ空间既可作为用户对不特定公众公开发布信息的网络平台，也可由用户通过对空间访问权限的设置，例如将访问权限由“所有人可见”修改为“QQ好友可见”或“仅自己可见”等，从而改变QQ空间中相关内容的公开状态。因此，QQ空间兼具公开性与私密性的双重特点，在判断其中图片是否构成现有设计时，应当根据QQ空间特点，结合涉案图片的上传时间、涉案图片的公开情况、QQ空间的主要用途、QQ空间的实际控制者四个要件进行综合判断。
涉案图片的上传时间在本专利申请日前，与涉案图片类似的其他建材产品图片亦在本专利申请日前上传至涉案QQ空间，再结合该空间“说说”中推销产品的相关内容以及证人冯某的证言可知，涉案QQ空间系主要作公开推销产品的商业用途，而非仅为私密性的个人使用。
（三）台州市珠叶机械科技有限公司与上海普丽盛包装股份有限公司侵害发明专利权纠纷一案（(2014)高民(知)终字第4950号）
焦点问题：被控侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围以及普丽盛公司所主张的现有技术抗辩事实是否成立。
法院论述：
技术方案对比依据的确定：
专利法第五十九条第一款规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
技术特征比对：
专利法第六十二条规定,在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。普丽盛公司主张被诉侵权产品系使用在涉案专利申请日之前已经公开使用的现有技术。本案中,普丽盛公司提供的证据虽然存在产品型号和名称上有不同表述、合同记载价格存在矛盾等形式上的问题,但是结合普丽盛公司提交的合同、花花牛公司出具的发票和证明以及第356号公证书,可以证明2011年普丽盛公司向花花牛公司销售过"GC-Z-V2-6000"型号的"无菌砖式灌装机"。根据第356号公证书所附"GC-Z-V2-6000"型号的"无菌砖式灌装机"以及本院的勘验情况,将两者进行对比,二者在叶片、站链节的结构、相邻站链节的叶片之间的距离以及站链节前后距离等技术特征基本相同。因此,被诉侵权产品系对现有技术的使用,普丽盛公司提出的现有技术抗辩成立。原审判决对此认定正确,本院予以支持。珠叶公司关于原审判决对于现有技术抗辩成立认定错误的上诉主张没有事实与法律依据,本院不予支持。
（四）广东旗峰不锈钢制品有限公司与SEB公司侵害发明专利权纠纷一案（(2013)粤高法民三终字第279号）
焦点问题：1.被控侵权产品是否落入本案专利权利要求1、3、12的保护范围；2.旗峰公司现有技术抗辩是否成立。
法院论述：
现有技术对比的依据文件
本案中,旗峰公司提交了申请号91105711.0,名称为“厨房用锅”发明专利的申请公开说明书作为现有技术抗辩证据。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条的规定,被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于规定的现有技术。旗峰公司提交的现有技术“厨房用锅”发明专利的申请日为1991年8月17日,早于本案专利的申请日,该专利文件可以作为现有技术抗辩的对比文件。将前述落入专利权利要求1的所有技术特征分别与现有技术进行比对,可以发现现有技术权利要求1所限定的操纵开关的技术特征为“将操纵开关装在锅盖上并可以轴向移动”,即现有技术通过一个安装在锅盖上并进行轴向移动的操纵开关来控制锅盖的开启和关闭。而被控侵权产品落入专利权利要求1保护范围的技术特征是,在容器盖上设有长度确定的两个圆弧状u形夹具,每个夹具的凸缘中部均分别与一径向设置的延伸臂连接,延伸臂另一端与同样径向设置的联动件相连接,联动件另一端轴向垂直设置凸销,凸销抵靠在控制件的斜边上。由所述联动件和延伸臂组成的两个传动臂径向、相对、不重叠的设置。具有一个沿盖上基本呈径向的方向并根据预先确定的行程活动安装的控制件,该控制件由一个操作人员能手控的加高控制区域和一个平面起动区域构成。平面起动区域有两个互成一定角度的限位槽,整体呈不规则的三角形状。当控制件沿径向来回移动时,凸销在斜边的作用下,沿着与控制件的移动方向呈90度的方向径向移动,从而打开和闭合夹具。可见,两者关于打开和闭合容器盖的操纵开关的技术特征不相同也不等同,被控侵权产品实施的技术方案并非现有技术。旗峰公司现有技术抗辩不成立,本院不予支持。
（五）张晶廷与衡水子牙河建筑工程有限公司侵害发明专利权纠纷一案（(2012)民提字第125号）
焦点问题：1.张晶廷是否为本案的适格原告。2.子牙河公司关于现有技术抗辩的理由能否成立；被诉侵权的CL网架板技术是否为公知技术。3.子牙河公司实施被诉侵权施工方法时的主观状态、华泽公司是否应当承担责任。4.二审判决适用法律是否存在错误。5.张晶廷的诉讼请求是否应当支持。
法院论述：
本院认为,现有技术抗辩作为被诉侵权人对抗专利权人侵权指控的不侵权抗辩,是2008年专利法修改新增加的一项制度,但专利权的保护范围不得包括现有技术是专利制度的基本内容。子牙河公司以现有技术抗辩,需要审查的是其施工使用的被诉侵权方法是否为涉案专利申请日之前的现有技术。如果子牙河公司举证证明被诉侵权施工方法与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,则应当认定子牙河公司实施的施工方法不侵害涉案专利权。
技术方案的组合：被诉侵权施工方法是将预制的保温夹心网骨架延伸至梁柱的外侧,形成的保温钢筋网骨架。该夹心网骨架是在墙的二层或三层立体交叉桁架受力,使得梁柱部位与梁柱受力钢筋结合为一体,形成带保温层的复合受力构件。墙体内主要受力钢筋与支撑带保温的钢网架与房屋的梁柱楼板整体施工。在公证保全中的照片中可以清楚看出网架板并非2000年规程中的两层网板的结构。子牙河公司以涉案专利说明书附图3公开的技术方案与2000年规程中CL结构体系主要节点示意图中披露的技术方案为依据,主张其使用的预制复合承重墙结构的构造施工方法属于现有技术,但其忽视了其他技术特征对涉案专利技术方案的限定。2000年规程的第31页的图C.7和图C.8并未完整披露被诉侵权施工方法。在专利权无效宣告程序中,无效请求人可以将几项现有技术组合起来请求宣告专利权不具备创造性,但在专利侵权案件中,被诉侵权人不能以几项现有技术方案进行组合来进行现有技术抗辩。子牙河公司关于其使用的预制复合承重墙结构的构造施工方法是现有技术,不构成对涉案专利中权利要求1所保护的技术方案的侵害的主张,不予支持。
张颖 律师
张颖律师现担任北京云亭律师事务所创始合伙人，北京顺维知识产权代理有限公司创始合伙人、中国科技金融法律研究会理事、北京影视娱乐法学会理事。自2011年即开始从事知识产权领域的工作和研究，擅长专利撰写、专利检索、专利无效分析、专利的PCT申请及国外申请，专利复审及无效行政复审程序和诉讼程序。精通商标的马德里申请及国外申请、商标侵权、商标的复审及行政诉讼。深度研究影视娱乐法，尤其对影视剧的创作、摄制、发行、放映过程中所涉及的影视投融资、演艺经纪、影视作品版权、影视合同等领域具有丰富的实务经验。
专注为知识产权重大疑难案件提供整体解决方案
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陈安玥 高级法律顾问
本科毕业于南京大学生物化学系，赴新南威尔士大学(UNSW)生物医药工程专业取得硕士学位。毕业后在国家知识产权局从事专利审查多年，主要审查领域为医疗材料、医疗器械、植入假体等，精通专利撰写、检索和分析。具备出色的英语功底，2014年曾前往世界知识产权组织工作，对医药、化学领域的专利疑难案件具有丰富的经验。
专注为知识产权重大疑难案件提供整体解决方案
联系电话：18600028566
邮箱：anyue.chen@lglawyer.cn
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